Titulaires de marques européennes: vérifiez vos libellés!

Les titulaires de marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012 doivent vérifier les libellés de leurs marques et le cas échéant, accomplir des formalités de régularisation avant le 24 septembre 2016, sous peine de compromettre leur protection.

Nous avions évoqué dans notre précédente newsletter l’adoption d’un Règlement du Parlement Européen et du Conseil n° 2015/2424 du 16 décembre 2015, dont l’entrée en vigueur le 23 mars 2016 prochain va notamment entraîner des changements de dénomination, de l'office européen des marques ou des marques communautaires qui deviennent les marques de l'Union Européenne, ou de tarifs.

Au-delà, ce règlement s’inscrit dans une réforme globale du système européen des marques caractérisée par une uniformisation des systèmes communautaires et nationaux. L’adoption de ce règlement, qui modifie le système communautaire existant, est ainsi complétée par l’adoption, également le 16 décembre 2015, d’une Directive du Parlement et du Conseil rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques. 

Parmi les modifications introduites par ces textes, il en est une, adoptée par le Règlement, qui va nécessiter une attention toute particulière et rapide des titulaires de marques de l’Union Européenne (comme il convient d’appeler désormais les marques communautaires). 

En effet, les titulaires de marques de l’Union Européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 vont devoir examiner leurs dépôts et plus spécifiquement les libellés des classes visés au titre desdits dépôts. 

Rappelons que lors du dépôt d’une marque, il est nécessaire de viser les produits et services pour lesquels le dépôt est réalisé. La classification dite de Nice est utilisée pour permettre cette désignation. Elle comporte 34 classes de produits et 11 classes de services, soit 45 classes en tout. Chaque classe est désignée par un intitulé et comporte ensuite une liste détaillée des produits ou services inclus.

Ainsi, à titre d’exemple, la classe 43 de la Classification de Nice (9e édition, version 2007) était intitulée « Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire ». Elle comprenait ensuite 26 libellés, parmi lesquels figuraient les services de bars, la location de chaises, les crèches d’enfants ou encore les maisons de retraite.

Lors d’un dépôt de marque, il était possible de viser certains libellés spécifiquement, ou de viser l’intitulé général de la classe. Dans ce dernier cas, la protection était octroyée pour la classe dans son entier, c’est-à-dire pour l’ensemble des produits ou services visés au titre de la classe. 

Le règlement introduit une modification importante dans la mesure où, si l’intitulé général de classe est seul visé dans le dépôt, la protection ne sera octroyée que pour les « produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme ». « L’utilisation de tels termes ou indication n’est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris. » (art. 28).

En d’autres termes, un dépôt réalisé pour l’intitulé général d’une classe ne sera plus compris comme entrainant la protection au titre de l’ensemble des produits ou services visés dans toute la classe mais comme entraînant la protection des seuls libellés visés, pour leur sens littéral. 

Cela peut entraîner deux risques:

- Tout d’abord que l’intitulé de la classe soit considéré comme n’étant pas assez clair ou précis. Dans cette hypothèse, l’étendue exacte de la protection ne saurait être déterminée et cela fait peser un risque sur la validité même de la marque ;

- Ensuite, que si l’intitulé est considéré comme suffisamment clair et précis, que la protection soit strictement limitée à ce libellé. Sur la base de notre exemple de la classe 43 de la Classification de Nice (9e édition, version 2007), un dépôt visant l’intitulé de celle-ci, soit « Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire » n’inclurait donc certainement pas les services de bars, la location de chaises, les crèches d’enfants ou encore les maisons de retraite.

Il conviendra donc que les dépôts à venir soient très précis sur les produits et services souhaités, comme cela pouvait déjà être nécessaire auprès d’autres offices des marques. Ainsi, par exemple, l’office américain des marques n’acceptait pas des dépôts visant les intitulés génériques de classes.

Au-delà le règlement prévoit que les titulaires de marques de l’Union Européenne déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe, disposent de la possibilité, au plus tard jusqu’au 24 septembre 2016, de détailler les libellés des produits et services relevant de ladite classe et pour lesquelles ils souhaitent que leur marque soit effectivement protégée. Une inscription modificative sera opérée sur le registre des marques. A défaut, la marque restera valide mais ne sera considérée comme protégée que pour les produits et services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans le libellé de ladite classe.

Si nous reprenons notre exemple de la classe 43 de la Classification de Nice (9e édition, version 2007), un titulaire d’une marque déposée avant le 22 juin 2012 visant l’intitulé de la classe, soit « Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire » mais qui exploiterait notamment des services de bars ou de location de chaise, devra procéder à une telle déclaration auprès de l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO), d’ici au 24 septembre 2016. A défaut il existe un risque sur la validité de la marque ou à tout le moins, un risque de ne pouvoir empêcher l’utilisation de sa marque par un autre opérateur qui déciderait d’utiliser un signe identique ou similaire pour de tels services. 

Attention, les libellés pouvant être visés sont ceux qui figuraient dans la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, et non pas dans la classification actuelle (10e édition, version 2016). Ainsi, pour un dépôt au titre de la classe 43, réalisé en 2010, c’est-à-dire sur la base de la 9e édition, version 2007 de la classification, il ne sera pas possible de viser, par exemple, le libellé de « sculpture culinaire », qui ne figurait pas dans la classification de l’époque.

Nous sommes à votre disposition pour examiner avec vous les mesures à prendre le cas échéant au titre de vos dépôts de marques de l’Union Européenne, et vous accompagner pour accomplir les formalités éventuellement requises auprès de l’EUIPO.