licencia de marca
La marca comercial es un activo esencial de cualquier red de distribución. Registrada en el INPI y dotada de una protección especial, la marca es un signo de unión de la clientela, por un lado, porque permite distinguir los productos exclusivos del distribuidor y, por otro, porque es el vector de la mezcla de marketing de la marca.
Es por eso que, independientemente del tamaño de la red, casi siempre está previsto que los miembros se beneficien contractualmente del derecho a utilizar la marca de la cabecera de la red, especialmente como letrero.
En materia de distribución, la puesta a disposición de uno o varios signos distintivos constituye incluso una de las características esenciales y necesarias de los contratos.
En la práctica, esta puesta a disposición se formaliza en el contrato de comisión-afiliación o de franquicia, más raramente en un contrato ad hoc que se refiera específicamente a la marca.
Esta puesta a disposición se analiza en una licencia de marca en el sentido del segundo párrafo del artículo L 714-1 del Código de la Propiedad Intelectual.
La licencia de marca es, por lo tanto, un contrato por el cual el titular de una marca confiere a un tercero (el licenciatario) el derecho de colocar la marca en sus propios productos y/o de hacer de ellos un uso comercial, en particular a título de rótulo.
La licencia de marca se puede otorgar a título oneroso, ya sea mediante el pago de una suma global o a cambio de regalías proporcionales, generalmente en función del volumen de negocios del licenciatario. La licencia de marca también se puede otorgar de forma gratuita.
Para ser válida y presentar un interés para el beneficiario, la licencia de marca debe referirse a un signo a la vez fuerte desde un punto de vista comercial pero también y sobre todo jurídicamente protegido.
Para ello, la marca licenciada debe tener un carácter distintivo, es decir, no contener ningún elemento que pueda engañar al público sobre las características de los productos o servicios que designa y no limitarse a describir estos mismos productos o servicios. Por supuesto, debe haber sido depositada y permanecer protegida según la legislación del país en el que se concede.
Además, aunque escapa a todo formalismo legal, el contrato de licencia de marca debe ser por escrito y ser preciso en cuanto a las obligaciones de cada una de las partes, en particular para cuestiones de gestión de la marca y de prueba. Además, la licencia debe estar obligatoriamente inscrita en el Registro del INPI para ser oponible a terceros.
En términos de contenido, a menudo se inserta una cláusula de exclusividad territorial al final de la cual se prohíbe al titular de la marca usar y explotar esta última, en el área contractual, aunque en términos de distribución, la exclusividad a menudo se limita a uno o más canales de distribución. Cuando la marca es sólida y reconocida, la existencia de exclusividad contractual justifica una elevada contrapartida financiera a cargo del licenciatario.
En general, el propio licenciatario no puede vender productos marcados ni explotar la marca fuera de la zona reservada para él. Cualquier incumplimiento de esta obligación lo convertiría en un infractor en el sentido del Código de la Propiedad Intelectual. En estas condiciones, para evitar divergencias de interpretación, fuentes de conflicto entre las partes, es imperativo que la cláusula de exclusividad sea clara y precisa, así como la que define el territorio.
La licencia de marca suele incluir una exclusividad de suministro a cargo del licenciatario. En este caso, el licenciante debe, en virtud del artículo L 330-3 del Código de Comercio, entregar a su socio al menos 20 días antes de la firma del contrato, un documento de información precontractual que le permita comprometerse con pleno conocimiento de causa.
La licencia de marca puede ser solo parcial, es decir, referirse solo a algunas de las categorías de productos o servicios mencionadas en el certificado de registro. En caso de licencia parcial, es fundamental enumerar con precisión en el contrato el alcance de los derechos otorgados al licenciatario.
La licencia de marca es una alternativa estratégica a la franquicia. Es un contrato universalmente practicado. No supone la transmisión de un saber hacer, y aunque se transmita un saber hacer, éste no tiene por qué ser original, secreto e identificado, limitando los riesgos contenciosos de la cabecera de red en este ángulo de ataque habitual.
También puedes ver nuestro vídeo “¿Cuál es la diferencia entre franquicia y licencia de marca? »así como nuestro dossier temático« La licencia de marca »en nuestro sitio web.
