Protezione del concetto
La protezione del concetto di franchisor: un'idea è proteggibile?
Il mio concetto è proteggibile?
Il concetto commerciale del franchisor è un elemento chiave per l’identificazione della
retedistributiva
I clienti La conservazione della sua specificità è quindi una sfida strategica: spetta al franchisor proteggere il suo concetto in modo che non sia banalizzato.
La difficoltà deriva dal fatto che un concetto commerciale non è tutelabile in quanto tale, nella sua interezza, ai sensi della proprietà industriale o della proprietà intellettuale. Al contrario, gli elementi identitari che caratterizzano il concetto commerciale possono essere oggetto, individualmente, di una protezione a titolo di proprietà industriale o di proprietà intellettuale.
È quindi necessario definire prima i marcatori dell’identità del concetto e poi, per ciascuno di essi, verificare con quale tecnica della proprietà industriale o intellettuale possano essere protetti. È infine opportuno integrare tale protezione con clausole contrattuali applicabili agli affiliati.
Identificare gli elementi dell'identità del concetto e i titolari dei diritti
Per prima cosa occorre individuare le principali componenti del concetto commerciale (segni distintivi: insegna, logo, slogan, carta grafica, ecc.; supporti di comunicazione, utilizzati nell’ambito della promozione del franchisor e della rete di franchising, nonché il sito web del impresa affiliante ove applicabile; specificità di layout dei punti vendita del rete di franchising : caratteristiche architettoniche dei punti vendita, definizione di arredi specifici della rete, che possono essere progettati appositamente da o per la rete franchising, layout specifici; il/i software/i creato/i appositamente per rete di franchising ; i database; tutti i documenti che formalizzano il suo concetto commerciale, in particolare la carta grafica e la carta architettonica della rete).
Occorre quindi identificare le persone fisiche o giuridiche creatrici dei diversi elementi costitutivi il concetto commerciale del franchisor (soci fondatori del concetto, dipendenti del franchisor, fornitori esterni, ecc.).
Occorre infine individuare l’esistenza di diritti su tutti i elementi del concetto commerciale, in particolare per quanto riguarda i diritti d’autore o i diritti di proprietà industriale (marchi, disegni e modelli) nonché i titolari di tali diritti. Per questo, sarà necessario farsi comunicare tutti i documenti relativi alla creazione di ogni elemento del concetto commerciale, e quindi verificare, per ciascun elemento, se è ammissibile alla protezione a titolo di un marchio, di un disegno e modello, di un brevetto, di un diritto d’autore o di un diritto connesso, come il diritto del produttore del database.
Come ad esempio:
• il marchio può essere protetto a titolo di marchio, così come i loghi o le rappresentazioni grafiche associati al marchio;
• i mobili possono essere protetti da disegni e modelli;
• il diritto d’autore si applicherà al concetto architettonico di layout dei punti vendita, alle fotografie, ai contenuti che esprimono il know-how del franchisor, ai software e, più in generale, a tutte le opere dell’ingegno, purché siano originali.
Quindi cosa rende riconoscibile il tuo concetto? Sono i suoi colori, la sua tipologia di mobili… e potremo cercare per ogni elemento di identificazione di questo concetto se il diritto della proprietà intellettuale fornisce tecniche come il diritto dei marchi, il diritto dei disegni e modelli, i diritti d’autore, i diritti dei brevetti, eventualmente per proteggere ogni elemento che sarà un indicatore dell’identità di il vostro concetto commerciale; quindi in questo modo si può arrivare ad un monopolio di sfruttamento, come si otterrebbe con un deposito di marchi per i marcatori di identità del concetto, quindi è una tecnica che permette di proteggere un certo numero di elementi distintivi.
Tutela dei diritti del franchisor sulla base del diritto di proprietà intellettuale e industriale
Nel caso in cui l’affiliante sia titolare dei diritti esistenti su uno o più elementi del concetto commerciale, non è richiesta alcuna azione (fatta salva la costituzione della prova del diritto d’autore, cfr. infra).
Solo quando l’affiliante non ha diritti sugli elementi di il suo concetto commerciale, ovvero che questi non sono oggetto di alcuna tutela, che occorre organizzare l’acquisizione dei diritti da parte dell’affiliante e la protezione dei diritti.
1. Acquisizione da parte dell’affiliante di diritti detenuti da terzi
Dal momento che i diritti sugli elementi del concetto commerciale sono di proprietà di un terzo, l’affiliante deve acquisire diritti di proprietà o ottenere un diritto di godimento.
La conservazione del carattere distintivo del concetto richiede che questo diritto di godimento sia accompagnato da un’esclusività. La cessione è generalmente preferibile per garantire la sicurezza del monopolio operativo di cui gode il titolare dei diritti di proprietà industriale / intellettuale.
Il franchisor potrebbe, ad esempio, farsi cedere il marchio sotto il quale viene gestita la sua insegna o i diritti d’autore sugli elementi chiave del suo concetto (logo, slogan, sito web, carta grafica, architettonica, software, ecc.).
In materia di marchio, la pubblicazione delle cessioni / licenze di marchio nei registri tenuti dall’INPI è indispensabile per garantire l’opponibilità ai terzi dei diritti di proprietà industriale che l’affiliante ha acquisito.
Attenzione: Può capitare che alcuni elementi del concetto commerciale del franchisor siano stati creati appositamente dai dipendenti del franchisor. In tal caso il titolare del diritto d’autore non è il franchisor, datore di lavoro, ma il dipendente, anche se quest’ ultimo è subordinato al franchisor nell’ambito di un contratto di lavoro, a condizione che l’intervento del dipendente non sia un’opera collettiva, realizzata sotto la direzione del datore di lavoro.
Poiché la cessione delle opere future è vietata, una semplice menzione nel contratto di lavoro del dipendente non può essere sufficiente per comportare la cessione dei diritti d’autore di cui il dipendente sarebbe titolare sugli elementi che ha creato nell’ambito del suo contratto di lavoro. Un contratto specifico dovrà essere firmato tra l’affiliante e il suo dipendente per ogni elemento. Tale precisazione non riguarda, tuttavia, il caso dei software per i quali, salvo disposizioni contrattuali contrarie, i diritti d’autore appartengono al datore di lavoro.
2. Tutela da parte dell’affiliante di diritti non detenuti da terzi
Il franchisor potrà utilizzare vari strumenti di diritto della proprietà intellettuale e industriale per proteggere diritti non detenuti da terzi, a condizione che gli elementi interessati siano idonei alla protezione richiesta.
Ad esempio, il diritto dei marchi può essere utilizzato per garantire la protezione del marchio, del nome dei prodotti, delle rappresentazioni grafiche del marchio o del concetto architettonico.
Il franchisor potrà anche proteggere sulla base del diritto dei disegni e dei modelli i disegni o le figure grafiche, integrati su supporti di comunicazione definiti (carte, volantini, cartelli, volantini, carte fedeltà, diritti d’autore ammissibili alla protezione, presentazione dei menu in un’insegna di ristorazione, ecc.).
Infine, l’affiliante potrà ricorrere al diritto d’autore per garantire la protezione della carta grafica e della carta architettonica dell’affiliante, dei loghi, degli slogan ma anche del manuale del know-how, di alcuni documenti commerciali, o ancora dei documenti contrattuali dell’affiliante. L’ambito di applicazione del diritto d’autore è quindi ampio e molti elementi del concetto commerciale del franchisor sono ammissibili a questa protezione, a condizione di originalità.
Notiamo su questo punto che, contrariamente al diritto dei marchi e al diritto dei disegni e modelli, non è necessario alcun procedimento specifico per beneficiare della protezione del diritto d’autore dal momento che “L’autore di un’opera dell’ingegno gode su quest’ opera, per il solo fatto della sua creazione, di un diritto di proprietà immateriale esclusivo e opponibile a tutti.” (CPI, art. L. 111-1).
È tuttavia opportuno, per chi intenda avvalersi di diritti d’autore su un’opera, poter provare la creazione dell’opera e la data di acquisizione dei diritti su di essa: l’originalità dell’opera deve essere provata.
Tutela dei diritti del franchisor nell'ambito del contratto di franchising
Si può migliorare la protezione del concetto perché una parte dei contraffattori in realtà sono franchisee o ex franchisee; franchisee che, durante il corso del contratto, violerebbero la clausola di non concorrenza o non andrebbero alla fine del contratto, smetterebbero di eseguirla o alla fine del contratto, alla fine, svilupperebbero la loro attività in modo indipendente sotto un concetto concorrente.
L’idea è che il contratto può perfettamente prevenire l’usurpazione del vostro concetto commerciale mediante apposite clausole. Le clausole del contratto di franchising sostituiscono quindi il diritto di proprietà intellettuale, organizzando una protezione che tale diritto di proprietà intellettuale non consente di ottenere. Tapperemo tutti i buchi con queste clausole. Ad esempio, in una decisione della giurisprudenza relativa alla rete di pulizia auto l’Elefante Blu, una clausola del contratto prescriveva la cessazione dell’uso dei colori bianco e blu. Forse sono colori che presentano una certa banalità nella pulizia, ma la clausola del contratto prescriveva la cessazione dell’uso di questi colori alla fine del contratto. Tale clausola è stata infine ritenuta lecita dalla Corte di Cassazione. Consente di ottenere molto rapidamente dinanzi a un Giudice dei procedimenti sommari una cessazione effettiva dell’identità del concetto commerciale. Quindi non bisogna esitare a ricorrere alle tecniche contrattuali per dettagliare ciò che rientra nel concetto.
È opportuno organizzare la protezione del franchisor nell’ambito del contratto di franchising contro le violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale e industriale da parte degli affiliati e degli ex affiliati da parte del contratto di franchising.
In particolare, occorrerà:
• definire contrattualmente il concetto in modo che possa essere opposto al franchisee, così come i principali marcatori di l’identità del concetto;
• definire contrattualmente i diritti di proprietà industriale / intellettuale del franchisor, e di prevedere un obbligo per il franchisee di rispettarli;
• inquadrare rigorosamente l’uso del marchio (uso come insegna, quadro rigoroso della gestione del punto vendita, centralizzazione delle azioni di contraffazione nelle mani dell’affiliante, clausole che regolano l’uso del marchio sulla rete internet, ecc.);
• specificare in modo limitativo l’uso degli elementi del concetto (condizione d’uso della carta grafica e di tutti gli elementi di identità visiva, attuazione della carta architettonica, controlli da parte franchisor).
Sarà inoltre necessario prevedere le seguenti clausole, che produrranno i loro effetti dopo la cessazione degli effetti del contratto di franchising:
• una clausola generale che prescriverà al franchisee di cessare l’utilizzo del concetto commerciale;
• una clausola applicativa che specificherà gli elementi del concetto marcatori della sua identità che devono essere modificati o rimossi per prevenire l’assimilazione del punto vendita del vecchio franchisee con il concetto di franchisor;
• una clausola applicativa che specificherà gli elementi non visivi dell’offerta del franchisor che sono anche elementi identificativi della propria offerta (es.: un prodotto specifico, un metodo specifico) che il precedente franchisee si asterrà dall’utilizzare in seguito;
• una clausola sulla determinazione del danno in caso di violazione di tali obblighi post-contrattuali;
Queste diverse clausole possono essere accompagnate da una penalità per rafforzarne l’efficacia e possono essere integrate da una clausola di non concorrenza e da una clausola di riservatezza.
In assenza di clausole contrattuali, l’affiliante, in caso di uso illecito dei suoi diritti di proprietà intellettuale e industriale da parte dei suoi affiliati e / o ex affiliati, dovrà agire sulla base:
• dei suoi diritti di proprietà intellettuale e industriale, con il rischio che la validità dei suoi diritti sia contestata dall’affiliato, e / o
• sulla base del reato (concorrenza sleale e parassitismo), che richiede la prova di un rischio di confusione tra i segni utilizzati, di un danno e infine di un nesso di causalità, che può essere difficile da dimostrare nella pratica.
La stipula di clausole contrattuali consente invece di garantire una migliore tutela dei diritti del franchisor:
• il giudice dovrà semplicemente constatare la prosecuzione dell’uso dei segni distintivi di cui alla clausola contrattuale per condannare un ex franchisee, mentre la pratica potrebbe non essere colposa sul terreno della responsabilità extracontrattuale.
• il giudice applicherà la clausola contrattuale sul danno.
Protection du concept du franchiseur