DEPOSITO DI MARCHIO FRAUDOLENTO

La frode che può incidere sul deposito di un marchio è stata, in mancanza di una definizione legale, definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina (1). La vittima di un deposito fraudolento ha vari rimedi per rivendicare i suoi diritti (2).

1. Mancanza di una definizione legale di frode nel diritto dei marchi

La frode dei marchi non è definita né dal diritto francese né dal diritto comunitario.

Il diritto francese considera questa nozione solo nell’ambito dell’azione di rivendicazione definita dall’articolo L.712-6 del Codice della proprietà intellettuale, limitandosi a distinguerla dalla violazione di un obbligo legale o convenzionale.

Il Regolamento CE n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario e la Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, non apportano ulteriori elementi di definizione di tale nozione e si limitano a fare riferimento alla “malafede” del depositante.

La giurisprudenza e la dottrina francese si sono quindi concentrate sulla definizione di tale nozione.

La Corte d’Appello di Parigi ha potuto definire la frode come il fatto di depositare – Un segno. con la sola intenzione di nuocere e/o appropriarsi indebitamente del beneficio di un’operazione legittimamente intrapresa o di ostacolarla opponendogli la proprietà del marchio fraudolentemente ottenuto ” (CA Paris, 23 febbraio 2000).

La Corte di Cassazione ha indicato che”un deposito di marchio è viziato da frode quando è effettuato con l’intenzione di privare altri di un segno necessario per la sua attività” (Cass.com., 25 aprile 2006, ricorso n. 04-15641).

Infine, la frode che può incidere su un deposito di marchio è caratterizzata da due elementi:

– la conoscenza da parte del depositante dei diritti o dell’uso precedente da lui violato;
– l’intenzione di nuocere al depositante.

La prova della frode dovrà essere fornita da chi la invoca. In particolare, dovrà dimostrare la conoscenza da parte del truffatore dei diritti anteriori in violazione dei quali ha effettuato il deposito del marchio. L’intenzione di nuocere si deduce da questa conoscenza.

2. I possibili ricorsi della vittima del deposito fraudolento

2.1. Nel diritto francese, la vittima della frode dispone di due possibili ricorsi: l’azione di rivendicazione, fondata sull’articolo L.712-6 del Codice della proprietà intellettuale, e l’azione di nullità del marchio, fondata sulla teoria generale della frode.

L’azione di rivendicazione consentirà alla vittima di essere riconosciuta la proprietà del marchio beneficiando della data di deposito operata dal depositante fraudolento. L’articolo L.712-6 del Codice della proprietà intellettuale prevede infatti “Se è stata richiesta una registrazione in violazione dei diritti di terzi, […], la persona che ritiene di avere un diritto sul marchio può rivendicare la sua proprietà in tribunale.”

Se la vittima della frode non desidera diventare proprietaria del marchio depositato in modo fraudolento – il che può essere il caso quando il deposito viene effettuato in una forma che non le si addice – ha la possibilità di agire per nullità del marchio.

2.2. Per i marchi comunitari, la vittima della frode non potrà rivendicare la proprietà del marchio.

Può solo agire per la nullità del marchio contro il depositante in “malafede”. Il deposito fraudolento può anche costituire motivo di opposizione a una domanda di registrazione quando questa è stata effettuata dall’agente o dal titolare del marchio senza il consenso del suo mandante.