licenza di marchio
Il marchio commerciale costituisce un asset essenziale di qualsiasi rete distributiva. Essendo registrato presso l’INPI e dotato a questo titolo di una protezione speciale, il marchio è un segno di apprezzamento della clientela, da un lato perché consente di distinguere i prodotti esclusivi del distributore, e dall’altro perché è il vettore del mix-marketing del marchio.
Ecco perché, indipendentemente dalle dimensioni della rete, è quasi sempre previsto che i membri beneficino contrattualmente del diritto di utilizzare il marchio della testa di rete, in particolare a titolo di insegna.
In materia di distribuzione, la messa a disposizione di uno o più segni distintivi costituisce addirittura una delle caratteristiche essenziali e necessarie dei contratti.
In pratica, tale messa a disposizione è formalizzata nel contratto di commissione-affiliazione o di franchising, più raramente in un contratto ad hoc riguardante specificamente il marchio.
Questa messa a disposizione viene analizzata in una licenza di marchio ai sensi del secondo comma dell’articolo L 714-1 del Codice della Proprietà Intellettuale.
La licenza di marchio è quindi un contratto con il quale il titolare di un marchio conferisce a un terzo (il licenziatario) il diritto di apporre il marchio sui propri prodotti e/o di farne un uso commerciale, in particolare a titolo di insegna.
La licenza di marchio può essere concessa a titolo oneroso, dietro pagamento di una somma forfettaria, o in contropartita di canoni proporzionali, generalmente in funzione del fatturato del licenziatario. La licenza del marchio può anche essere concessa a titolo gratuito.
Per essere valida e presentare un interesse per il beneficiario, la licenza di marchio deve riguardare un segno che sia allo stesso tempo forte dal punto di vista commerciale ma anche e soprattutto giuridicamente protetto.
A tal fine, il marchio concesso in licenza deve avere un carattere distintivo, vale a dire non contenere elementi tali da indurre in errore il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi che designa e non limitarsi a descrivere gli stessi prodotti o servizi. Deve ovviamente essere stata depositata e rimanere protetta secondo la legislazione del paese in cui è concessa.
Inoltre, pur sfuggendo a qualsiasi formalità legale, il contratto di licenza del marchio deve essere scritto ed essere preciso in merito agli obblighi di ciascuna delle parti, in particolare per quanto riguarda la gestione del marchio e le prove. Inoltre, la licenza deve essere obbligatoriamente iscritta nel Registro dell’INPI per essere opponibile a terzi.
In termini di contenuto, è spesso inserita una clausola di esclusività territoriale in base alla quale al titolare del marchio è vietato utilizzare e sfruttare quest’ ultimo, nell’area contrattuale, anche se in termini di distribuzione, l’esclusività è spesso limitata a uno o più canali di distribuzione. Quando il marchio è solido e rinomato, l’esistenza di un’esclusiva contrattuale giustifica un elevato corrispettivo finanziario a carico del licenziatario.
In generale, il licenziatario non può vendere prodotti contrassegnati o sfruttare il marchio, al di fuori dell’area a lui riservata. Qualsiasi violazione di tale obbligo lo renderebbe un contraffattore ai sensi del Codice della proprietà intellettuale. In queste condizioni, per evitare divergenze di interpretazione, fonte di conflitto tra le parti, è imperativo fare in modo che la clausola di esclusiva sia chiara e precisa, così come quella che definisce il territorio.
La licenza del marchio comporta il più delle volte un’esclusiva di approvvigionamento a carico del licenziatario. Il licenziante deve in questo caso, ai sensi dell’articolo L 330-3 del Codice di commercio, consegnare al suo partner almeno 20 giorni prima della firma del contratto, un documento informativo precontrattuale che gli consenta di impegnarsi con piena cognizione di causa.
La licenza di marchio può essere solo parziale, vale a dire riguardare solo alcune delle categorie di prodotti o servizi di cui al certificato di registrazione. In caso di licenza parziale, è fondamentale elencare molto precisamente nel contratto, la portata dei diritti concessi al licenziatario.
La licenza di marchio è un’alternativa strategica al franchising. È un contratto universalmente praticato. Non presuppone la trasmissione di un know-how, e anche quando viene trasmesso un know-how, questo non deve essere originale, segreto e identificato, limitando i rischi contenziosi della testa di rete su questo abituale angolo di attacco.
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