Antériorité d’une dénomination sociale sur une marque

Comment s’apprécie le risque de confusion ? 

L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle liste des signes qui constituent des antériorités pouvant empêcher l’enregistrement d’un signe comme marque. Parmi celles-ci figurent les marques antérieures mais également les dénominations sociales, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.  

Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, rendu le 5 avril 2018 sur ce sujet, est l’occasion de rappeler quelques principes sur cette question.  

En l’occurrence le litige oppose deux sociétés opérant en matière immobilières, à savoir d’une part les sociétés « Capstone Systems Industry » et « Capstone Properties », immatriculées en 2008 et 2009, et d’autre part une société Capstone opérant elle aussi en matière immobilière, créée en 2010. Cette dernière avait par ailleurs déposé, postérieurement à son immatriculation, les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf ».  

Au visa de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation rappelle donc les principes suivants :

• En premier lieu, le risque de confusion doit s’apprécier globalement, en se référant aux produits et services visés dans les marques. Il ne faut pas tenir compte de l’activité ou des conditions effectives d’exploitation de ces marques par leur titulaire. En l’occurrence, la cour d’appel avait considéré que les premières sociétés opérant à destination des entreprises cherchant des locaux commerciaux alors que la deuxième opérait à destination des primo-accédants, il n’existait pas de risque de confusion. Or les marques postérieures visaient les « affaires immobilières », sans autre précision ;
• En deuxième lieu il convient de retenir l’impression d’ensemble produite par les signes concernés. En l’espèce la Cour d’appel n’avait pas caractérisé en quoi l’élément « Capstone » n’était pas un facteur pertinent d’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les dénominations sociales invoquées ;
• En troisième lieu, l’appréciation doit être réalisée sans tenir compte d’éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués. En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les différences entre la charte graphique de la marque postérieure et le logo choisi par l’une des sociétés antérieures excluaient toute similitude entre les dénominations sociales et les marques. Or la dénomination sociale antérieure ne comporte pas de logo. 

En conséquence la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel pour absence de base légale et pour violation de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 4 de la directive du 22 octobre 2008.  

Cette décision est classique mais permet utilement de rappeler que les comparaisons en matière de marque ne se basent que sur les seuls éléments des dépôts réalisés. Les modalités pratiques d’exploitation des signes peuvent être prises en compte dans le cadre d’actions en concurrence déloyale le cas échéant, mais pas en matière de nullité de marque. 

Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-19.655