Une marque expirée permet d’agir en contrefaçon

Sous réserve que les actes contrefaisants aient démarré pendant la période de protection, une marque expirée permet d’agir en contrefaçon.  

Une société SYSOFT a déposé trois marques SYSOFT, respectivement en 1987, 2001 et 2013. Les marques déposées en 1987 et en 2001 n’ont pas été renouvelées au terme de la durée de protection, à savoir 10 ans. La même société avait déposé également des noms de domaines « sysoft.fr » et « sysoft.eu » en 2003 et 2006. Une autre marque E-sysoft est déposée en 2009. En 2010, une société E-SYSOFT (par la suite renommé Label agence) est immatriculée. Elle est assignée en 2014 par la société SYSOFT pour contrefaçon de marque et pour concurrence déloyale.

En 2015, la marque Sysoft encore en vigueur, ainsi que les actions et prétentions contre la société E-Sysoft sont cédées à une personne physique. La société SYSOFT est ensuite radiée, à la suite de sa liquidation. Le repreneur est intervenu à l’instance reprenant à son nom l’ensemble des demandes formulées par la société SYSOFT.

La société SYSOFT avait soulevé l’inopposabilité de la marque enregistrée en 2001. La cour d’appel de Versailles avait déclaré le repreneur irrecevable à agir au motif que la marque enregistrée en 2001 était expirée au moment de la délivrance de l’assignation et a fortiori lors de l’intervention volontaire du repreneur.

La Cour de cassation casse la décision au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Label Agence avait commencé à faire usage du signe incriminé « E-Sysoft » le 19 novembre 2010, donc antérieurement à l’expiration de la validité de la marque n°01 3 110 289, tombée dans le domaine public et, d’un autre, que le contrat de  cession du 30 août 2015 emportait subrogation [du repreneur] dans toutes les actions et prétentions du cédant contre la société E-Sysoft concernant la marque, et par conséquence dans l’action en contrefaçon intentée par assignation du 5 novembre 2014, la cour d’appel violé le texte susvisé. »

En effet, en application de l’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque « produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans ». 

Autrement, dit, le titulaire d’une marque expirée, ou le repreneur des droits dudit titulaire, peut agir en justice même si la marque est expirée pour obtenir réparation d’actes de contrefaçon menés pendant la période de validité de la marque. 

Il est à noter également que cet arrêt est venu confirmer qu’en matière de concurrence déloyale seul l’intérêt à agir doit être pris en compte, indépendamment de la démonstration de tout « droit » sur un signe distinctif. 

Cass. Com. 26 janv. 2022, n°19-16956