Descriptivité et distinctivité des marques

Une marque peut ne pas être descriptive sans être distinctive. 

En matière de marque on sait qu’un signe ne peut être enregistré comme marque s’il n’est pas distinctif, ou s’il est descriptif.  

Ces deux notions sont trop souvent confondues. Or elles doivent être spécifiquement distinguées. L’article 7 -1 du règlement n°2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne (comme d’ailleurs l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle français) distingue en effet ces deux motifs de refus d’enregistrement. 

Le b de cet article 7-1 indique ainsi que doivent être refusées à l’enregistrement les marques « dépourvues de caractère distinctif », tandis que le c de ce même article précise que doivent être refusées à l’enregistrement les marques « qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Une décision du tribunal de l’Union Européenne du 25 juin 2020 vient illustrer cela. Une société avait demandé l’enregistrement d’une marque intitulée « Off-White ». L’office européen des marques (EUIPO) a considéré que la marque, qui signifie « blanc cassé », désignait une caractéristique des produits visés dans le dépôt. Elle serait donc descriptive. L’office ajoute que du fait de son caractère descriptif, elle ne serait pas distinctive.

Le tribunal rappelle que la distinctivité doit permettre de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque. Elle vise donc à protéger le consommateur. La descriptivité vise quant à elle à protéger les concurrents, en empêchant un opérateur de disposer d’un monopole sur les indications descriptives de tel ou tel produit.

Ce n’est donc pas parce qu’une marque n’est pas descriptive, qu’elle sera forcément distinctive. 

Au cas d’espèce, le tribunal a considéré que si le terme « Off-white » renvoyait bien à une couleur, il ne désignait pas une caractéristique « objective et inhérente à la nature du produit » ainsi « qu’intrinsèque et permanente » pour lesdits produits. En effet, si les produits concernés (notamment des lunettes, montres, meubles ou linge de maison) pouvaient effectivement être blanc cassé, il ne s’agissait là ni de la couleur unique, ni même de la couleur prépondérante de ces produits.

 
L’absence de distinctivité avait été déduite par l’office européen du seul caractère descriptif de la marque. Dès lors que celle-ci n’est finalement pas considérée comme descriptive la décision de l’office européen rejetant l’enregistrement de la marque sera également annulée sur le volet de la distinctivité. L’office aurait dû analyser la distinctivité séparément, pour apprécier si le signe permettait d’identifier l’origine des produits.

 
Tribunal de l’UE, 9e ch. 25 juin 2020, n° T-133-19, Off-White LLC