Giant : c’est nul

Dernier arrêt rendu dans la longue procédure judiciaire sur la marque Giant : la Cour d’appel de Paris confirme la nullité de la marque .

Pour rappel, ce contentieux oppose les sociétés France Quick, Quick Restaurants et la société SODEBO. Quick, titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « GIANT », avait assigné la société SODEBO afin d’obtenir la nullité d’une marque française déposée par celle-ci et dénommée « PIZZA GIANT SODEBO ».    

SODEBO avait demandé à titre reconventionnel la nullité de la marque « GIANT ». SODEBO se fondait pour cela sur l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui prévoit la nullité des marques, qui ne respecteraient pas, notamment, les dispositions de l’article L.711-2 du CPI, qui pose l’exigence de distinctivité des marques pour leur validité.. Or, l’article L.711-2 du CPI prévoit en son b) que ne sont pas distinctifs « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». 

Le tribunal de grande instance de Paris initialement saisi avait fait droit à la demande de SODEBO. La Cour d’appel de Paris avait par la suite infirmé ce jugement, considérant que la marque concernée était évocatrice. La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2017, avait cassé cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, lui reprochant d’avoir considéré que le terme GIANT s’attachait à une qualité accessoire du produit concerné. La Cour de cassation avait rappelé que l’appréciation devait porter sur le fait que l’adjectif était ou non la désignation nécessaire d’une caractéristique du produit désigné et non pas sur le caractère accessoire ou principal de la caractéristique ainsi décrite.  

Saisie sur renvoi à la suite de cette cassation, la Cour d’appel de Paris a fait siens les motifs du tribunal qui avait estimé que le terme GIANT était, à la date du dépôt de la marque, dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque. Elle précise que ce terme est nécessairement compris par les consommateurs concernés comme signifiant géant et qu’il désignait donc une caractéristique du produit.  

La Cour d’appel considère par ailleurs que l’usage de cette marque ne lui a pas permis d’acquérir un caractère distinctif. Le dernier alinéa de l’article L.711-2 du CPI prévoit en effet la possibilité qu’un signe, non distinctif à la date de son dépôt, acquiert ce caractère distinctif du fait de son usage (sauf lorsque le signe n’est pas distinctif dès que le signe déposé correspond à la forme imposée par la nature ou la fonction du produit). Se plaçant à la date à laquelle la marque SODEBO avait été déposée, soit en septembre 2011, elle relève que s’il y avait bien eu à cette date un usage continu, intense et de longue durée de la marque GIANT, il n’était pas démontré qu’à cette date ce signe était perçu par les consommateurs comme une marque plutôt que comme une caractéristique du produit concerné, d’autant plus que ce signe était toujours employé en association avec d’autres termes, eux aussi descriptifs.  

Il convient de rappeler que le principe d’une marque est de distinguer l’origine de produits ou services. L’usage de signes non distinctifs ne correspond donc pas à la fonction de la marque. Permettre l’enregistrement de signes non distinctifs comme marque aboutirait par ailleurs à privatiser l’usage de termes nécessaires aux acteurs du même secteur. Si l’enregistrement de marques évocatrices des produits ou services est possible, il convient que d’être prudent pour éviter qu’une telle marque soit considérée comme simplement descriptive.  

Il est donc important pour les enseignes, de réaliser une analyse préalable de la marque envisagée pour s’assurer que les conditions de validité sont remplies. Les dépôts peuvent devoir être adaptés en fonction des pays concernés. Il peut être pertinent également de déposer ces marques tant pour les produits ou services à protéger que pour la distribution de ces derniers. En cas d’usage de termes évocateurs, le dépôt d’une marque semi-figurative avec des éléments visuels spécifiques et qui ne constituent pas la forme du produit pourra également limiter les risques. Enfin, pour les entreprises se développant par le biais de contrats de distribution comportant une licence de marque, prévoyez des clauses d’évolution de marque, pour permettre de faire entrer dans le champ du contrat d’autres dépôts de marque le cas échéant, et continuer à assurer la validité du contrat conclu. 

CA Paris, 3 juillet 2018, n°17/17762