licencia de marca

En el corazón de los contratos de distribución se encuentra muy a menudo la puesta a disposición de signos distintivos, y más concretamente de una marca que el distribuidor utiliza entonces como rótulo.

Por lo tanto, ya sea un contrato de franquicia, un contrato de comisión de afiliación o un contrato de concesión, todos incluirán una licencia de la marca para el distribuidor, cuando la licencia de la marca no sea el único objeto del contrato firmado.

Elemento fundamental de muchos contratos de distribución, por lo que es fundamental comprender el régimen y los retos de la licencia de marca.

La licencia de marca se puede definir como un contrato por el cual el titular de una marca concede a un tercero el derecho a explotarla, generalmente a cambio de una remuneración. Por lo tanto, parece bastante simple: sería ni más ni menos que una forma de alquiler.

Sin embargo, dada la naturaleza especial de una marca, y su importancia en las redes de distribución, varios aspectos de estos contratos, más allá de su propio objeto, requieren una atención especial, no menos importante es el respeto por la imagen de la marca. Por último, cabe destacar las diferencias entre licencia de marca y franquicia.

1. Objeto del contrato de licencia de marca

El objeto de la licencia de marca parece bastante obvio: se trata de la puesta a disposición de una marca. Sin embargo, la marca tiene una naturaleza específica, cuya protección se obtiene al final de un proceso particular. Esto tiene un impacto en la redacción de una licencia de marca.

Algunos recordatorios sobre las marcas

El titular de una marca dispone de un derecho de propiedad, sobre un “signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica” (Artículo 711-1 del Código de la Propiedad Intelectual) .

Este derecho de propiedad “se adquiere mediante el registro” (Artículo 712-1 CPI) . Por lo tanto, es necesario solicitar el registro de la marca ante una autoridad autorizada. En este caso, en Francia se trata del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Una vez obtenido dicho registro, el titular de la marca queda protegido por un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud.

Dado que la función de la marca es la identificación de productos o servicios, la solicitud de registro de una marca debe indicar los productos o servicios que serán designados por el signo cuyo registro se solicita. Estos productos o servicios se agrupan por categorías dentro de las clases, definidas por la Clasificación de Niza. Consta de 45 clases, de las cuales 34 se refieren a productos y 11 a servicios. Cuando la marca está protegida para productos, se puede colocar en estos productos para identificarlos. Cuando está protegida por servicios, puede ser utilizada como rótulo para prestar dichos servicios.

Una vez registrada la marca, la protección solo se concede para dichos productos o servicios. Por lo tanto, como parte de la función de identificación, el signo debe ser distintivo de estos productos o servicios, de lo contrario no cumpliría su función de identificación.

El proceso de registro de una marca consta de varios pasos antes de llegar a la emisión del certificado de registro. Para una marca francesa, dura unos cinco meses. La solicitud dirigida al INPI se publica, en particular, en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual (BOPI). Esta publicación abre un plazo de dos meses durante el cual los titulares de marcas anteriores idénticas o similares que consideren que existe riesgo de confusión con su marca pueden oponerse al nuevo registro realizado. Dependiendo de si la oposición se considera fundada o no, la solicitud será finalmente rechazada o registrada, total o parcialmente.

Consecuencias en la licencia de marca

La primera cuestión es si una simple solicitud de marca, para la que aún no se ha confirmado el registro, puede ser objeto de una licencia. En este caso, esto es muy posible. Sin embargo, en el caso de que la marca finalmente no se registre, por ejemplo, porque un tercero haya formulado una oposición que haya sido admitida, la licencia concluida carecería de objeto y, por lo tanto, sería nula. Por lo tanto, es prudente que ambas partes esperen al registro de la marca antes de concluir una licencia o, en su defecto, condicionar la entrada en vigor de la licencia al registro definitivo de la marca.

La segunda cuestión es la definición de los productos y servicios objeto de la licencia. Es evidente, teniendo en cuenta que una marca está protegida solo para los productos y servicios cubiertos, que no se puede otorgar la licencia para productos o servicios no cubiertos por el certificado de registro. A continuación, entre los productos y servicios cubiertos, la licencia puede referirse a todos los productos y servicios mencionados en la marca o solo a una parte de ellos. Es importante especificarlo en el contrato de licencia. En su defecto, la licencia cubrirá todos los productos o servicios cubiertos por la marca.

Ejemplo:

Una marca está protegida para (i) muebles y Capacitación;
Una licencia concedida para ropa sería nula.
Por otro lado, se podría otorgar una licencia para muebles, o para actividades de capacitación, o para ambas actividades.

En relación con esta cuestión, la cuestión del uso autorizado de la marca es crucial: ¿el licenciatario tiene derecho a colocar él mismo la marca en los productos, o solo tiene la posibilidad de utilizarla como rótulo para difundir los productos o servicios? En otras palabras, ¿la licencia tiene por objeto permitir al licenciatario fabricar productos, o solo difundir productos o servicios? A falta de precisiones en el contrato de licencia, el licenciatario estará autorizado, desde el momento en que la marca esté protegida para los productos, a colocar él mismo la marca en los productos mencionados en el depósito.

Finalmente, la cuestión de la exclusividad tendrá que decidirse. En efecto, el licenciatario puede beneficiarse o no de una exclusividad, definida, en un ámbito geográfico determinado y/o para determinados productos, servicios o canales de distribución, por ejemplo. En cuanto al alcance geográfico de la exclusividad, por supuesto, no puede exceder el alcance de la protección otorgada por la marca. Sin embargo, puede limitarse a una parte del territorio en el que la marca está protegida. En su caso, deberán definirse las condiciones de mantenimiento de la exclusividad concedida. Así, por ejemplo, ¿está sujeta a la realización de un determinado volumen de actividad?

Por el contrario, se puede solicitar una exclusividad o una casi exclusividad de actividad al licenciatario. Si tal requisito figura en el contrato, el Licenciatario deberá haber recibido del Licenciante, al menos veinte días antes de la firma del contrato, un documento de información precontractual (DIP) que cumpla con los requisitos de los artículos L. 330-3 y R. 330-1 del Código de Comercio. Este requisito no es específico de los contratos de franquicia, sino que se aplica a cualquier contrato que implique la puesta a disposición de una marca a cambio de la exigencia de una exclusividad, o casi exclusividad, por parte de aquel a quien se pone a disposición la marca.

2. Cuáles son los puntos de atención específicos en un contrato de licencia de marca

Más allá de eso, otras cuestiones deben abordarse en el contrato de licencia. Sin pretender ser exhaustivos* , aquí hay algunos puntos de atención especiales.

La titularidad de la marca.

Una marca puede ser cedida, o bien su titular, si se trata de una sociedad, puede ser absorbida. Por lo tanto, el titular de una marca puede verse obligado a cambiar. Es fundamental asegurarse de que estas modificaciones estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de Marcas. De hecho, en su defecto, no son oponibles a terceros. Esto puede crear dificultades. Así, por ejemplo, el comprador de una marca cuya cesión no se haya inscrito en el registro podría verse enfrentado por alguien a quien decidiera demandar por infracción que no está facultado para entablar tal acción, ya que no es titular de la marca.

El licenciante de una marca puede no ser el titular de la marca. Sólo puede ser despedido. En este caso, también es deseable que la licencia de la que se beneficia se inscriba en el registro de marcas. También sería deseable asegurarse de que se le haya autorizado a suscribir sublicencias. Para el titular de una marca que suscribe una licencia, será importante confirmar en el contrato la posibilidad o no para el licenciatario de suscribir sublicencias, y según qué modalidades. También es útil aclarar que el licenciatario no podrá ceder los derechos derivados del contrato sin el consentimiento expreso del titular.

Alcance territorial de la licencia

Debe especificarse el alcance geográfico de la licencia. En su defecto, se trata del territorio para el que está protegida la marca. Por lo tanto, una licencia de una marca francesa que se otorgaría exclusivamente a un licenciatario, sin especificar el territorio en el que se le otorgaría este derecho, cubriría toda Francia y, por lo tanto, prohibiría al licenciante otorgar otra licencia a cualquier otra persona.

Además, es imposible conceder una licencia de marca en un territorio en el que la marca no esté protegida. Una licencia de una marca francesa sería nula si se concediera para el territorio de Bélgica, por ejemplo.

En cambio, es posible prever modalidades o condiciones de ampliación territorial. Esto puede organizarse cuando la explotación de la zona en cuestión alcanza ciertos umbrales predefinidos, por ejemplo, o en caso de registro de la marca en otros países, por ejemplo.

Por el contrario, también es posible prever que el área para la que se otorgará la licencia se reducirá cuando se cumplan ciertas condiciones. Así, por ejemplo, si el licenciatario no ha explotado tal o cual parte de la zona a partir de una fecha determinada.

Duración

Además, debe mencionarse la duración de la licencia. Puede concederse por el plazo legal de protección de la marca, o por un plazo inferior. Si se concede por un plazo superior, implica la obligación para el licenciante titular de la marca de renovar la protección al final del periodo de protección en curso.

Este también puede ser el caso cuando por el juego de las renovaciones, la licencia corre por un período más largo que el período inicial de protección legal de la marca.

En este caso la renovación puede ser tácita o puede ser expresa y requerir un acuerdo específico de las partes. En todos los casos, si una de las partes no desea renovar la licencia, es importante tener en cuenta la prohibición de la ruptura abrupta de las relaciones comerciales establecidas, que resulta del artículo L. 442-6 I 5° del Código de Comercio. Sin embargo, este artículo no se aplica si el contrato no se celebra entre comerciantes. Por lo tanto, conviene dejar en la práctica un preaviso que tenga en cuenta la duración total de la relación, así como la existencia o no de una exclusividad, independientemente, en su caso, de la duración del preaviso que pueda preverse en el contrato. Así, por ejemplo, un preaviso contractual de 6 meses puede estar justificado por una duración de 5 años, pero si, debido a renovaciones sucesivas, la duración total de la relación es de 15 años, dicho preaviso será manifiestamente insuficiente.

La remuneración

Se deben prever las modalidades de remuneración: ¿se trata de una cantidad fija o de una tasa proporcional? El método de cálculo y las modalidades de pago deberán definirse con precisión, así como, en su caso, las modalidades de control de la base de cálculo cuando la tasa sea variable.

La defensa de la marca

El artículo L. 716-5 del CPI precisa que « La acción civil por violación de marca es iniciada por el propietario de la marca. Sin embargo, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación puede actuar en violación de la ley, a menos que se estipule lo contrario en el contrato si, después del requerimiento, el titular no ejerce este derecho ».

Es útil que el contrato de licencia contenga una estipulación sobre esta cuestión. Las redes tienen interés en una gestión centralizada a su nivel de las acciones de falsificación, para que esta sea coherente dentro de la red. Por lo tanto, es deseable prever una excepción a este artículo para que solo el titular de la marca pueda actuar si fuera necesario.

respeto de la imagen de marca (por el franquiciado)

Este es un elemento esencial de la licencia de marca. De hecho, para garantizar una imagen de marca coherente y acorde con los deseos del titular de la marca, es necesario que el contrato de licencia incluya estipulaciones específicas. Esto puede ocurrir en varios niveles.

Si la licencia de marca tiene por objeto la fabricación de productos, será necesario definir los criterios que deben cumplir los productos fabricados. Se deberá prever un control de calidad. Para los servicios, se determinarán los servicios que se pueden realizar bajo la marca.

Podrán definirse criterios de acondicionamiento del punto de venta. Asimismo, deberá imponerse el respeto de una carta gráfica.

De manera más general, el contrato deberá permitir garantizar el cumplimiento del mix de marketing de la marca, definido por el licenciante y que se refiere a los cuatro elementos siguientes:

– el producto,
El precio
La comunicación
La distribución

Con respecto específicamente al precio, no es posible imponer a un distribuidor precios de reventa o su margen. Sin embargo, el contrato puede incluir indicaciones sobre la política de precios de la marca y, en su caso, prever la comunicación de precios recomendados o precios máximos. En caso de precios máximos, estos deben fijarse de tal manera que en realidad no se trate de precios impuestos, para que el licenciatario, comerciante independiente, siga siendo libre de determinar sus precios por debajo de este precio máximo.

Como parte de la comunicación, será útil, por ejemplo, imponer el respeto de una carta gráfica determinada y garantizar que las campañas de comunicación que desarrolle el Licenciante se ajusten a la imagen de la marca, tanto desde el punto de vista de la forma como de los mensajes transmitidos sobre la marca.

En cuanto a la distribución, si bien es posible imponer ciertas normas para los puntos de venta, ya sean físicos o sitios web, la cuestión de la prohibición de cualquier venta en línea a un distribuidor es más delicada.

3. Licencia de marca

La franquicia

Si un contrato de franquicia implica necesariamente una licencia de marca, una licencia de marca, incluso si detalla con precisión las obligaciones del licenciatario, no es necesariamente un contrato de franquicia.

La franquicia no está definida legalmente. Se presenta esquemáticamente como un contrato de reiteración de un éxito.

En concreto, tanto las diversas definiciones que se han podido proponer, como la jurisprudencia, recogen tres elementos que el franquiciador debe obligatoriamente poner a disposición o proporcionar a su franquiciado:

En la práctica, por lo tanto, un contrato de franquicia incluye una licencia de marca. Por lo tanto, los desarrollos relacionados con la licencia de marca son aplicables a este título.

Sin embargo, esta licencia de marca se complementará con la prestación de asistencia y la provisión de conocimientos técnicos, este último elemento constituye el elemento característico de la franquicia.

Un gran número de litigios en materia de franquicias se refieren a la puesta a disposición efectiva de un know-how que cumpla con las cualidades requeridas. De hecho, la falta de know-how puede resultar en la cancelación del contrato, por falta de causa, lo que resulta en una restauración de las partes que conduce a restituciones recíprocas entre las partes.

ARTÍCULO 1. g) del Reglamento Comunitario de Exención nº330/2010 de 20 de abril de 2010 definió el know-how, como: “Un conjunto secreto, sustancial e identificado de información práctica no patentada, resultante de la experiencia del proveedor y probada por él (…)”, donde

El carácter » secreto » significa que el know-how no es generalmente conocido o fácilmente accesible.
– «sustancial» se refiere al know-how que es significativo y útil para el comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contratados;
– «identificado» significa que el know-how está descrito de una manera lo suficientemente completa como para permitir verificar si cumple con los requisitos de secreto y sustancialidad. Esto implica, en particular, la redacción de un manual de operaciones, formalizando el know-how

La evaluación del know-how puesto a disposición en el marco de un contrato de franquicia debe realizarse globalmente.

Constituye un conjunto de técnicas, información y servicios que no tiene por qué ser original, sino que debe permitir al franquiciado ahorrarse largas y costosas búsquedas para acceder a ellos.

La franquicia debe permitir «acceder a un dominio cuyo acceso habría requerido una investigación o estudios personales largos y costosos, tanto en términos monetarios como de tiempo».

Dado que la franquicia debe permitir, en principio, repetir un éxito, es importante que el know-how haya sido experimentado e idealmente que se haya probado la posibilidad de repetirlo.

licencia de marca

Desde el punto de vista de los elementos esenciales de cada contrato, es posible sintetizarlo de la siguiente manera:

El contrato de franquicia conlleva más obligaciones a cargo del Franquiciador, que un contrato de licencia de marca. Si la franquicia es el tipo de contrato de distribución más conocido, también es el más exigente para aquellos que desean desarrollar una red. Por otro lado, la provisión de conocimientos y asistencia son elementos que pueden tranquilizar a los candidatos, especialmente si no tienen experiencia en el sector en cuestión.

Entre los puntos en común y las diferencias, es posible citar:

El know-how va a ser muy a menudo el criterio de elección: ¿existe un know-how suficiente y experimentado y, en caso afirmativo, la enseña tiene el deseo / las capacidades / los medios necesarios para ponerlo a disposición y hacerlo vivir y evolucionar a lo largo del contrato y acepta asumir las consecuencias jurídicas asociadas a la puesta a disposición del know-how?

Un contrato de licencia de marca puede ser relativamente detallado y regular el uso de la marca. Esto no quiere decir que se trate en realidad de un contrato de franquicia. Existe la misma diferencia entre un contrato de licencia de marca y un contrato de franquicia que entre un contrato de alquiler de automóviles y un contrato de aprendizaje de conducción de automóviles: en ambos casos, las herramientas están disponibles para su uso, dentro de ciertos límites. Pero en un solo caso hay transferencia de know-how. El hecho de que el arrendador se tome el tiempo de dejar que el vehículo lo recorra con el arrendatario para indicarle las particularidades de la conducción del modelo elegido, no significa que le vaya a enseñar a conducir…

Independientemente de la elección que se haga, es importante que cada una de las partes esté plenamente informada y sea consciente de los compromisos que contrae y de los derechos de los que se beneficia en aplicación del contrato en cuestión. Conviene estar atento a la información facilitada al distribuidor para que no pueda alegar que ha sido engañado en cuanto a la naturaleza del contrato, e intentar obtener su anulación.

También puedes encontrar nuestro vídeo «¿Cuál es la diferencia entre franquicia y licencia de marca?» en nuestro sitio web.

*Por ejemplo, no abordaremos en esta nota la cuestión de las cláusulas de no competencia, las cláusulas de autorización o de preferencia en caso de cesión del contrato por parte del licenciatario, los compromisos de confidencialidad o el destino de las existencias al final del contrato, que no son necesariamente específicos de la licencia de marca.