Al centro dei contratti di distribuzione si trova molto spesso la messa a disposizione di segni distintivi, e più specificamente di un marchio che il distributore utilizza allora come insegna.
Pertanto, che si tratti di un contratto di franchising, di un contratto di commissione di affiliazione o di un contratto di concessione, tutti includeranno una licenza del marchio a beneficio del distributore, quando la licenza del marchio non sarà l’unico oggetto del contratto firmato.
Elemento cardine di molti contratti di distribuzione, è quindi fondamentale comprendere il regime e le sfide della licenza di marchio.
La licenza di marchio può essere definita come un contratto con il quale il titolare di un marchio concede a un terzo il diritto di sfruttarlo, il più delle volte in cambio di un compenso. Sembra quindi abbastanza semplice: si tratterebbe né più né meno che di una forma di noleggio.
Tuttavia, data la natura particolare di un marchio e la sua importanza in termini di reti di distribuzione, diversi aspetti di questi contratti, al di là del suo oggetto stesso, richiedono un’attenzione particolare, tra cui il rispetto dell’immagine del marchio non è da meno. Infine, è opportuno sottolineare le differenze tra licenza di marchio e franchising.
1. Oggetto del contratto di licenza del marchio
L’oggetto della licenza del marchio sembra abbastanza ovvio: si tratta della messa a disposizione di un marchio. Tuttavia, il marchio ha una natura specifica, la cui protezione si ottiene al termine di un processo particolare. Questo ha un impatto sulla redazione di una licenza di marchio.
Alcuni promemoria sui marchi
Il titolare di un marchio dispone di un diritto di proprietà, su un “segno suscettibile di rappresentazione grafica che serve a distinguere i prodotti o i servizi di una persona fisica o giuridica” (Articolo 711-1 del Codice della Proprietà Intellettuale) .
Questo diritto di proprietà “si acquisisce con la registrazione” (Articolo 712-1 CPI) . È pertanto necessario richiedere la registrazione del marchio presso un’autorità abilitata. In questo caso, in Francia si tratta dell’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Una volta ottenuta tale registrazione, il titolare del marchio è protetto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data della domanda.
Dal momento che il marchio ha la funzione di identificare prodotti o servizi, la domanda di registrazione di un marchio deve indicare i prodotti o servizi che saranno designati dal segno di cui è richiesta la registrazione. Questi prodotti o servizi sono raggruppati per categorie all’interno di classi, definite dalla classificazione di Nizza. Comprende 45 classi, di cui 34 destinate ai prodotti e 11 ai servizi. Quando il marchio è protetto per i prodotti, può essere apposto su tali prodotti per identificarli. Quando è protetta per servizi, può essere utilizzata come insegna per rendere tali servizi.
Una volta registrato il marchio, la protezione viene concessa solo per tali prodotti o servizi. Nell’ambito della funzione di identificazione, il segno deve quindi essere distintivo rispetto a tali prodotti o servizi, altrimenti non svolgerebbe la sua funzione di identificazione.
Il processo di registrazione di un marchio prevede diverse fasi prima di arrivare all’emissione del certificato di registrazione. Per un marchio francese, dura circa cinque mesi. La richiesta indirizzata all’INPI è pubblicata in particolare nel Bollettino Ufficiale della Proprietà Intellettuale (BOPI). Questa pubblicazione apre un periodo di due mesi durante il quale i titolari di marchi anteriori identici o simili che ritengano che esista un rischio di confusione con il loro marchio possono opporsi al nuovo deposito realizzato. A seconda che l’opposizione sia ritenuta fondata o meno, la domanda sarà infine respinta o registrata, in tutto o in parte.
Conseguenze sulla licenza del marchio
La prima questione è se una semplice domanda di marchio, per la quale la registrazione non è ancora stata confermata, possa essere oggetto di una licenza. In questo caso è del tutto possibile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il marchio non venisse infine registrato, ad esempio perché un terzo avrebbe formulato un’opposizione che sarebbe stata ammessa, la licenza conclusa sarebbe allora priva di oggetto e quindi nulla. È quindi prudente, per entrambe le parti, attendere la registrazione del marchio prima di concludere una licenza o, in mancanza, subordinare l’entrata in vigore della licenza alla registrazione definitiva del marchio.
La seconda questione è la definizione dei prodotti e dei servizi oggetto della licenza. È evidente, considerato che un marchio è protetto solo per i prodotti e servizi interessati, che la licenza non può essere concessa per prodotti o servizi non coperti dal certificato di registrazione. Quindi, tra i prodotti e i servizi coperti, la licenza può riguardare tutti i prodotti e i servizi di cui al marchio o solo una parte di essi. È importante specificarlo nel contratto di licenza. In caso contrario, la licenza riguarderà tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio.
Esempio :
Un marchio è protetto per (i) mobili e Attività formative
Una licenza concessa per l’abbigliamento sarebbe nulla.
Potrebbe invece essere concessa una licenza per mobili, o per attività di formazione, o per entrambe le attività.
In relazione a questa domanda, la questione dell’uso autorizzato del marchio è cruciale: il licenziatario ha il diritto di apporre lui stesso il marchio sui prodotti, o ha solo la possibilità di utilizzarlo come insegna per diffondere i prodotti o servizi? In altre parole, la licenza ha lo scopo di consentire al licenziatario di fabbricare prodotti, o solo di diffondere prodotti o servizi? In mancanza di precisazioni nel contratto di licenza, il licenziatario sarà autorizzato, dal momento che il marchio è protetto per dei prodotti, ad apporre egli stesso il marchio sui prodotti oggetto del deposito.
Infine, la questione dell’esclusività dovrà essere risolta. Il licenziatario può infatti beneficiare o meno di un’esclusiva, definita, su una determinata estensione geografica e/o per determinati prodotti, servizi o canali di distribuzione, ad esempio. Per quanto riguarda la portata geografica dell’esclusività, non può ovviamente superare la portata della protezione concessa dal marchio. Può invece essere limitata a una parte del territorio in cui il marchio è protetto. Se del caso, devono essere definite le condizioni per il mantenimento dell’esclusiva concessa. Quindi, ad esempio, è soggetta alla realizzazione di un certo volume di attività?
Al contrario, può essere richiesta un’esclusiva o una quasi-esclusività di attività al licenziatario. Se tale requisito figura nel contratto, il Licenziatario dovrà essere stato consegnato dal Licenziante, almeno venti giorni prima della firma del contratto, un documento informativo precontrattuale (DIP) conforme ai requisiti degli articoli L. 330-3 e R. 330-1 del Codice di commercio. Questo requisito non è infatti specifico per i contratti di franchising ma si applica a qualsiasi contratto che comporti la messa a disposizione di un marchio in cambio del requisito di esclusività, o quasi, da parte di colui al quale il marchio è messo a disposizione.
2. Quali sono i punti di attenzione specifici in un contratto di licenza del marchio
Oltre a ciò, altre questioni devono essere affrontate nel contratto di licenza. Senza pretendere di essere esaustivi* , ecco alcuni punti di particolare attenzione.
La titolarità del marchio.
Un marchio può essere ceduto, oppure il suo titolare, se si tratta di una società, può essere assorbito. Il titolare di un marchio può quindi essere portato a cambiare. È fondamentale assicurarsi che tali modifiche siano effettivamente iscritte nel registro nazionale dei marchi. Infatti, in mancanza, non sono opponibili ai terzi. Questo può quindi creare difficoltà. Pertanto, ad esempio, l’acquirente di un marchio la cui cessione non è stata iscritta nel registro potrebbe vedersi opporre da qualcuno che decidesse di perseguire per contraffazione che non è autorizzato a intraprendere tale azione, poiché non è titolare del marchio.
Il concedente di un marchio può non essere il titolare del marchio. Può solo essere licenziato. Anche in questo caso è auspicabile che la licenza di cui beneficia sia iscritta nel registro dei marchi. Sarebbe anche auspicabile assicurarsi che sia stato autorizzato a stipulare sublicenze. Per il titolare di un marchio che stipula una licenza, sarà importante confermare nel contratto la possibilità o meno per il licenziatario stesso di stipulare sublicenze, e con quali modalità. È altresì opportuno precisare che il licenziatario non potrà cedere i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso del titolare.
La portata territoriale della licenza
Deve essere specificata l’estensione geografica della licenza. In caso contrario, si tratta del territorio per il quale il marchio è protetto. Pertanto, una licenza di un marchio francese che sarebbe concessa in esclusiva a un licenziatario, senza specificare il territorio in cui tale diritto gli sarebbe conferito, coprirebbe l’intera Francia e vieterebbe quindi al concedente di concedere un’altra licenza a qualsiasi altra persona.
Inoltre, non è possibile concedere una licenza di marchio per un territorio in cui il marchio non è protetto. Una licenza di un marchio francese sarebbe nulla se fosse concessa per il territorio del Belgio, ad esempio.
È invece possibile prevedere modalità o condizioni di estensione territoriale. Questo può essere organizzato quando lo sfruttamento dell’area interessata raggiunge determinate soglie predefinite, ad esempio, o in caso di deposito del marchio in altri paesi, ad esempio.
Al contrario, è anche possibile prevedere che l’area per la quale verrà concessa la licenza sarà ridotta quando saranno soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, se il licenziatario non ha sfruttato questa o quella parte dell’area a partire da una data definita.
Durata
Deve inoltre essere menzionata la durata della licenza. Può essere concessa per la durata legale di protezione del marchio, o per un periodo inferiore. Se concessa per un periodo più lungo, ciò comporta l’obbligo per il concedente titolare del marchio di rinnovare la protezione al termine del periodo di protezione in corso.
Ciò può verificarsi anche nel caso in cui, attraverso il gioco dei rinnovi, la licenza duri per un periodo più lungo della durata iniziale della protezione legale del marchio.
In questo caso il rinnovo può essere tacito o può essere espresso e richiedere un accordo specifico delle parti. In tutti i casi, se una delle parti non intende rinnovare la licenza, è importante tenere conto del divieto di interruzione improvvisa delle relazioni commerciali stabilite, derivante dall’articolo L. 442-6 I 5° del codice di commercio. Questo articolo non è tuttavia applicabile se il contratto non è concluso tra commercianti. È quindi opportuno lasciare in pratica un preavviso che tenga conto della durata totale del rapporto e dell’esistenza o meno di un’esclusiva, indipendentemente, se del caso, dal periodo di preavviso che può essere previsto dal contratto. Ad esempio, un preavviso contrattuale di 6 mesi può essere giustificato per una durata di 5 anni, ma se, a causa del successivo rinnovo, la durata totale del rapporto è di 15 anni, tale preavviso sarà manifestamente insufficiente.
Retribuzione
Devono essere previste le modalità di remunerazione: si tratta di un importo forfettario o di un canone proporzionale? Le modalità di calcolo e le modalità di pagamento dovranno essere definite con precisione, così come, se del caso, le modalità di controllo della base di calcolo quando il canone è variabile.
La difesa del marchio
L’articolo L. 716-5 del CPI precisa che ” L’azione civile per contraffazione è intentata dal proprietario del marchio. Tuttavia, il beneficiario di un diritto esclusivo di sfruttamento può agire per contraffazione, salvo disposizione contraria del contratto, se, dopo diffida, il titolare non esercita tale diritto ».
È utile che il contratto di licenza contenga una clausola in merito. Le reti hanno interesse a una gestione centralizzata al loro livello delle azioni di contraffazione, in modo che sia coerente all’interno della rete. È quindi auspicabile prevedere una deroga a questo articolo in modo che solo il titolare del marchio possa agire se necessario.
rispetto dell’immagine di marca
Questo è un elemento essenziale della licenza del marchio. Infatti, al fine di garantire un’immagine di marca coerente e conforme ai desideri del titolare del marchio, è necessario che il contratto di licenza contenga clausole specifiche. Questo può avvenire su più livelli.
Se la licenza di marchio ha per oggetto la fabbricazione di prodotti, sarà necessario definire i criteri ai quali devono rispondere i prodotti fabbricati. Dovrà essere previsto un controllo di qualità. Per i servizi, sarà necessario determinare i servizi che possono essere eseguiti con il marchio.
Potranno essere definiti criteri di allestimento del punto vendita. Allo stesso modo, dovrà essere imposto il rispetto di una carta grafica.
Più in generale, il contratto dovrà garantire il rispetto del mix-marketing del marchio, definito dal concedente e che riguarda i seguenti quattro elementi:
– Il farmaco.
– II premio.
– La comunicazione
La distribuzione
Per quanto riguarda specificamente il prezzo, non è possibile imporre a un distributore prezzi di rivendita o il suo margine. Il contratto può tuttavia contenere indicazioni sulla politica dei prezzi del marchio e, se del caso, prevedere la comunicazione di prezzi consigliati o di prezzi massimi. In caso di prezzo massimo, questi devono essere fissati in modo tale che non si tratti in realtà di prezzi imposti, in modo che il licenziatario, commerciante indipendente, rimanga libero di determinare i propri prezzi al di sotto di tale prezzo massimo.
Nell’ambito della comunicazione, sarà utile, ad esempio, imporre il rispetto di una determinata carta grafica e garantire che le campagne di comunicazione che saranno sviluppate dal Licenziante siano conformi all’immagine del marchio, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda i messaggi trasmessi sul marchio.
Per quanto riguarda la distribuzione, se è possibile imporre alcune norme per i punti vendita, siano essi fisici o siti web, la questione del divieto di tutte le vendite online a un distributore è più delicata.
3. Licenza di marchio e franchising
Vedrai.
Se un contratto di franchising comporta necessariamente una licenza di marchio, una licenza di marchio, anche che specifichi precisamente gli obblighi del licenziatario, non è necessariamente un contratto di franchising.
La franchigia non è definita legalmente. Si presenta schematicamente come un contratto di reiterazione di un successo.
Nello specifico, sia le varie definizioni che sono state proposte, sia la giurisprudenza, individuano tre elementi che l’affiliante deve obbligatoriamente mettere a disposizione o fornire al suo affiliato:
In pratica, un contratto di franchising comporta quindi una licenza di marchio. Gli sviluppi relativi alla licenza del marchio sono quindi applicabili a questo titolo.
A questa licenza di marchio si aggiungeranno tuttavia la fornitura di assistenza e la messa a disposizione di know-how, quest’ ultimo elemento costituisce l’elemento caratteristico del franchising.
Numerosi contenziosi in materia di franchising riguardano la messa a disposizione effettiva di un know-how che soddisfi le qualità richieste. In effetti, la mancanza di know-how può comportare l’annullamento del contratto, per mancanza di causa, con conseguente ripristino dello stato delle parti che porta a restituzioni reciproche tra le parti.
ARTICOLO 1. g) del regolamento comunitario di esenzione n.330/2010 del 20 aprile 2010 ha definito il know-how, come: “Un insieme segreto, sostanziale e identificato di informazioni pratiche non brevettate, derivanti dall’esperienza del fornitore e da lui testate (…)“, in cui
Il carattere ” segreto ” significa che il know-how non è generalmente conosciuto o facilmente accessibile.
– per “sostanziale” si intende il know-how che è significativo e utile all’acquirente ai fini dell’utilizzo, della vendita o della rivendita dei beni o servizi oggetto del contratto;
– “identificato” significa che il know-how è descritto in modo sufficientemente completo da consentire di verificare se soddisfa i requisiti di segretezza e sostanzialità. Ciò comporta in particolare la redazione di un manuale operativo, che formalizzi il know-how
La valutazione del know-how messo a disposizione nell’ambito di un contratto di franchising deve essere effettuata globalmente.
Costituisce un insieme di tecniche, informazioni e servizi che non deve essere originale ma deve consentire all’affiliato di risparmiare lunghe e costose ricerche per accedervi.
Il franchising deve consentire “di accedere a un’area il cui accesso avrebbe richiesto lunghe e costose ricerche o studi personali, sia in termini monetari che di tempo”.
Poiché la franchezza deve in linea di principio consentire di ripetere un successo, è importante che il know-how sia stato sperimentato e idealmente che sia stata testata la possibilità di ripeterlo.
licenza di marchio
Dal punto di vista degli elementi essenziali di ciascun contratto, è possibile sintetizzarlo come segue:
Il contratto di franchising comporta più obblighi a carico dell’Affiliante, rispetto a un contratto di licenza di marchio. Se il franchising è il tipo di contratto di distribuzione più noto, è anche il più impegnativo per coloro che desiderano sviluppare una rete. La fornitura di know-how e assistenza sono invece elementi che possono rassicurare i candidati, soprattutto se non hanno esperienza nel settore in questione.
Tra i punti in comune e le differenze, è possibile citare in particolare:
Il know-how sarà molto spesso il criterio di scelta: esiste un know-how sufficiente ed esperto e in caso affermativo, l’insegna ha la voglia / le capacità / i mezzi necessari per metterlo a disposizione e farlo vivere ed evolvere per tutta la durata del contratto e accetta di sopportare le conseguenze legali associate alla messa a disposizione del know-how?
Un contratto di licenza del marchio può essere relativamente dettagliato e inquadrare l’uso del marchio. Ciò non significa che si tratti in realtà di un contratto di franchising. C’è la stessa differenza tra un contratto di licenza di marchio e un contratto di franchising che tra un contratto di noleggio auto e un contratto di apprendistato di guida: in entrambi i casi vengono messi a disposizione degli strumenti da utilizzare, entro certi limiti. Ma in un solo caso c’è trasferimento di know-how. Il fatto che il noleggiatore si prenda il tempo di affidare il veicolo a fare il giro con il noleggiatore per indicargli le specificità della guida del modello scelto, non significa che gli insegnerà a guidare…
Indipendentemente dalla scelta che verrà effettuata, è importante che ciascuna delle parti sia pienamente informata e consapevole degli impegni che assume e dei diritti di cui gode in applicazione del contratto in questione. È necessario prestare attenzione alle informazioni fornite al distributore in modo che non possa sostenere di essere stato ingannato sulla natura del contratto e tentare di ottenerne la cancellazione.
Trovi anche il nostro video “Qual è la differenza tra franchising e licenza di marca?” sul nostro sito.
*In questa nota, ad esempio, non affronteremo la questione delle clausole di non concorrenza, delle clausole di approvazione o di prelazione in caso di cessione del contratto da parte del licenziatario, degli impegni di riservatezza o della sorte delle scorte a fine contratto, che non sono necessariamente specifiche della licenza del marchio.
