vendredi 5 avril 2019
La comparaison d’une marque verbale et d’une marque semi-figurative
Comment s’apprécie l’existence d’un risque de confusion lorsqu’une des marques est verbale et l’autre semi-figurative ?
Une société polonaise dépose en 2013 une demande d’enregistrement d’une marque pour des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la classe 33. Il s’agit d’une marque semi-figurative composée du mot « Lubelska » écrit de manière convexe, surmonté d’une couronne dorée. Une société allemande forme alors opposition, sur le fondement d’une marque verbale allemande « Lubeca » désignant les mêmes produits.
Elle se fonde sur l’article 8 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne applicable à l’époque, qui prévoit qu’une marque doit, à la demande du titulaire d’une marque antérieure, être refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe une identité ou une similarité, risquant de créer un risque de confusion, entre les signes et une identité ou une similarité dans les produits désignés.
La division de l’opposition de l’EUIPO, puis la chambre des recours, puis enfin le tribunal de l’Union Européenne avaient considérés qu’il existait un tel risque de confusion et avait refusé l’enregistrement de la marque semi-figurative sollicitée.
La requérante reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les éléments figuratifs de la marque dont l’enregistrement était sollicité.
La Cour, dont le rôle se limite aux questions de droits et pas à l’appréciation des éléments de faits, valide la méthode utilisée par le Tribunal, laquelle se déroule en trois étapes :
- Dans un premier temps, il est rappelé que « dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif ». Analysant ensuite spécifiquement les deux signes soumis, le tribunal avait considéré que l’écriture convexe et la couronne étaient essentiellement décoratives et non pas des éléments indiquant l’origine commerciale des produits, la couronne étant par ailleurs communément utilisée pour les boissons alcoolisées. Le Tribunal en conclut que les éléments verbaux étaient plus distinctifs que les éléments figuratifs.
- Dans un deuxième temps, le Tribunal compare les signes aux plans visuels, phonétiques et conceptuels. Il considère que « les dissemblances tenant à la présence des éléments figuratifs et à leur orthographe distincte ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les éléments verbaux » et que les similitudes visuelles et phonétiques n’étaient pas contrebalancées par les différences conceptuelles, lesquelles n’étaient suffisamment claires et déterminées pour les consommateurs considérés, à savoir le consommateur moyen allemand.
- Dans un troisième temps le Tribunal concluait qu’il existait bien un risque de confusion entre les deux marques.
Cette décision est classique mais permet de comprendre la méthode d’analyse en présence de deux marques dont une seule est semi-figurative.
Le simple fait qu’une marque comporte des éléments figuratifs n’est pas en soi suffisant pour écarter tout risque de confusion. Même si l’analyse est réalisée au cas par cas, l’élément verbal reste présumé l’élément le plus distinctif. Cela sera d’autant plus vrai si les éléments figuratifs utilisés sont usuels au regard des produits ou services concernés. Comme le rappelle la Cour, en cas de marques similaires, l’appréciation se fonde sur « l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ».
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