L’uso del marchio di un concorrente in un annuncio a pagamento costituisce un atto di contraffazione.

Lo studio ha appena ottenuto una decisione interessante nell’ambito di una controversia relativa all’impiego, non autorizzato, del marchio di un cliente in un annuncio a pagamento pubblicato su un motore di ricerca per deviare la clientela verso il suo sito. Il Tribunale giudiziario di Nancy ha infatti appena condannato questo concorrente per gli atti di contraffazione commessi.

Nella fattispecie, la società attrice ha sviluppato un programma di riabilitazione nutrizionale, che dispensa nell’ambito della propria rete di agenzie, che si riforniscono presso di essa di prodotti alimentari idonei e deposita un marchio per sviluppare tale attività. Osserva e fa notare che una società di e-commerce, specializzata nella commercializzazione di prodotti dietetici, pubblica su diversi motori di ricerca, annunci pubblicitari, in cui menziona.

Costretta a citare in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, la discussione giudiziaria si concentrerà quindi sul fatto che tale inserimento illecito nel testo dell’annuncio pubblicitario a pagamento costituisse un atto di contraffazione di diritto di marchio.

In difesa, la controparte contestava tutto atto di contraffazione concentrandosi principalmente sulle giurisprudenze rese in materia di acquisti di parole chiave, che non costituiscono atti di contraffazione, né di parassitismo, nella misura in cui ciò non comporti confusione nella mente della clientela.

Sostenevamo nella richiesta che una visualizzazione in prima posizione sulle pagine dei risultati Internet, mediante ricerche che utilizzavano parole chiave che designavano integratori alimentari e menzionavano un segno simile al marchio invocato, quindi indirizzavano il consumatore attraverso un collegamento ipertestuale al sito di una società concorrente che vende i propri integratori alimentari, stabiliva l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico, come aveva potuto giudicare la Corte di Cassazione.

È in questo senso che il Tribunale giudiziario di Nancy giudicherà:

« Orbene, occorre ricordare che, in linea di principio, l’acquisto di un marchio concorrente come parola chiave per un annuncio pubblicitario non è riprovevole in quanto tale, a condizione che tale acquisto non pregiudichi le funzioni essenziali del marchio registrato e la protezione dei suoi relativi diritti. Non è quindi fatto divieto a un operatore economico di acquistare la denominazione sociale o il marchio di un concorrente come parola chiave di una pubblicità online dal momento che non fa apparire la denominazione sociale o il marchio del concorrente nel titolo stesso dell’annuncio.

Pertanto, facendo apparire nel titolo stesso del suo annuncio commerciale il marchio RNPC di cui la società GROUPE ETHIQUE ET SANTE è proprietaria, la società DEVINELLE ha violato la funzione essenziale del marchio RNPC, consistente nel garantire ai consumatori l’identità di origine del prodotto. Infatti, la parametrizzazione utilizzata dalla società DEVINELLE ha suggerito l’esistenza di un legame economico tra la società DEVINELLE in qualità di inserzionista e la società GROUPE ETHIQUE ET SANTE in qualità di titolare del marchio. Ne consegue, in particolare, che l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non è stato in grado di sapere, sulla base di tale collegamento promozionale, se l’inserzionista fosse un terzo rispetto al titolare dei marchi o se fosse economicamente collegato a quest’ ultimo. »

Questa decisione è interessante e ricorda che le azioni di marketing digitale devono essere condotte nel rispetto del diritto dei marchi e attuate in modo equo.

TJ de Nancy, 23 aprile 2025, n. RG 24/00343