L'intérêt du délais du dépôt de la marque à l'étranger (CA de Paris du 4 septembre 2015)

La Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2015 a rendu une décision illustrant les difficultés qui peuvent se poser dans le cadre d’une protection de marque à l’étranger. En l’espèce,  le groupe Castel, qui distribue notamment des vins et des alcools, avait déposé en 2002 la marque Castel en Chine.

En 2005, le groupe dépose la transcription en idéogramme chinois de cette marque auprès de l’Office chinois des marques. Une personne physique, titulaire d’une marque qui reprenait cette même transcription depuis 2002, s’oppose à ce dépôt. Il obtient gain de cause malgré le fait que le groupe Castel ait contesté l’exploitation effective de la marque de cet opposant. Le groupe Castel obtient néanmoins le droit d’utiliser cette transcription comme nom commercial. La marque n’est pas protégée en Chine mais le groupe peut l’utiliser en nom commercial.

Entre temps, le groupe Castel a déposé en France et au sein de l’Union Européenne la transcription chinoise de la marque Castel à l’occasion de 3 dépôts faits en 2006 et 2008. En 2009, cette personne physique, titulaire de la marque chinoise, qui s’était opposée au dépôt fait par le groupe Castel en 2005, dépose en France cette même transcription. C’est alors le groupe Castel qui assigne cette personne en nullité de la marque déposée, invoquant l’antériorité qu’elle détient depuis ces dépôts de 2006 et 2008. La personne physique fait alors valoir que le dépôt réalisé en 2006 et 2008 par le groupe Castel en France et au sein de l’UE était frauduleux puisque le groupe avait connaissance de la titularité de cette personne en Chine et donc demande elle-même de manière reconventionnelle la nullité de la transcription en idéogramme chinois de la marque Castel qui avait été fait en France.

La Cour d’appel rejette ces demandes et prononce la nullité du dépôt fait par la personne physique en 2009. La décision démontre l’intérêt de déposer la marque souhaitée suffisamment tôt pour éviter de se faire opposer à ce dépôt des antériorités qui pourraient exister.

Décision de la Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2015.