L’usage d’une marque comme d’un décor par un tiers…

 …peut constituer une contrefaçon, si la marque reprise constitue l’élément dominant du signe contesté, rappelle la Cour d’appel de Paris.

La société Burberry est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne qui reproduit le tartan, ou carreau Burberry, apposé par la société sur un grand nombre de produits conçus et vendus par elle. 

Elle a engagé une procédure en contrefaçon contre deux sociétés qui vendaient des sacs pour enfants qui reprenaient ce motif en rose, en y ajoutant le personnage Violetta de Disney ainsi que divers dessins et inscriptions complémentaires.  

La Cour d’appel rappelle en premier lieu qu’une « marque complexe ne peut être considérée comme semblable à une autre marque identique à l’un de ses composants, que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produit par la marque complexe ». Elle poursuit « ainsi, le risque de confusion ne peut être retenu que si le signe litigieux est susceptible, dans un signe complexe, de dominer à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants apparaissent négligeables ».  

Or au cas d’espèce, il est considéré que le tartan en question, outre qu’il est repris avec une autre couleur, ne constitue qu’un « fonds ornemental » dont le rôle est de mettre en valeur le personnage de Violetta, qui apparaît comme l’élément déclenchant l’achat. La cour relève en outre que le public pertinent étant différent, de même que les circuits de distribution et les prix auxquels les produits étaient vendus, ne pouvait se tromper sur l’origine des produits. 

La cour d’appel reprend ainsi la jurisprudence Adidas (CJCE, 23 oct. 2003, n°C-404/01) : quelle que soit la renommée d’un signe, il n’y a pas contrefaçon dès lors que ce signe n’est pas repris à titre de marque mais simplement à titre ornemental, aucun risque de confusion n’étant alors caractérisé.  

Burberry avait également agi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, invoquant un effet de gamme. Au titre de la concurrence déloyale, la cour relève que les formes des produits concernés sont courantes et que les éléments de preuve produits ne permettent pas de « comparer suffisamment les produits et d’examiner la reprise des éléments caractéristiques des produits Burberry pour considérer ou non l’existence d’un risque de confusion ». Elle rappelle en outre la différence de circuits de distribution, de clientèle, de prix et souligne que Burberry n’a pas démontré que certains de ses clients ait confondu les produits. Enfin, Burberry ne justifiait pas des investissements réalisés pour la création, le développement et la promotion des produits « qui auraient fait l’objet de reprise par les produits Violetta ».  

La simple reprise d’un motif, même protégé à titre de marque, n’est pas nécessairement suffisante pour constituer une contrefaçon : il doit bien exister un risque de confusion quant à l’origine des produits. L’appréciation est donc à réaliser au cas par cas. S’il est possible d’agir en concurrence déloyale ou parasitaire, il reste nécessaire de démontrer le risque de confusion pour la concurrence déloyale, ou les investissements réalisés et dont aurait indûment profité le parasite en reprenant tel ou tel élément.  

CA Paris., 29 janv. 2019, n°16/20819