mardi 17 janvier 2017

De l’importance d’inscrire le changement de dénomination sociale au registre des marques

En l’absence d’une telle inscription, les conséquences peuvent être dommageables.

Le registre des marques tenu par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) reproduit les inscriptions qui sont réalisées sur les marques enregistrées telles que licences ou cessions de marques. Cela permet aux tiers d’être informés de la titularité des marques et des opérations qui sont survenues sur celles-ci. L’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle indique d’ailleurs que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Autrement dit, à défaut d’inscription d’une cession de marque au registre, le cessionnaire ne peut se prévaloir de sa titularité vis-à-vis des tiers. Il ne peut dans ce cas, par exemple, agir en opposition contre un dépôt ultérieur.

Toutefois, d’autres opérations peuvent affecter le titulaire d’une marque, telles que le changement de sa dénomination. Bien que l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ne vise pas expressément le changement de dénomination comme devant être inscrit pour être opposable. 

Il est toutefois recommandé de procéder à toute mise à jour de la dénomination auprès du registre des marques. C’est ce que vient illustrer une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 8 septembre 2016 (affaire C-309/15 P). La société Real Express a souhaité former opposition à une demande d’enregistrement d’une marque européenne « Real » formulée par la société MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG. Les marques antérieures sur laquelle la société Real Express fondait son opposition, les marques Real, avaient été enregistrées au nom de la société SC Unibrand, qui était l’ancienne dénomination de la société Real Express. Toutefois, le changement de dénomination n’avait pas été enregistré. 

Les marques sur laquelle se fondait l’opposant étant enregistrées sous son ancienne dénomination, SC Unibrand, la société Real avait transmis à l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), l’opposant avait adressé une copie d’une correspondance sollicitant de l’office roumain auprès de qui étaient enregistrées la marque, l’inscription du changement de dénomination du titulaire. 

L’opposition a été rejetée par l’EUIPO au motif que la société Real Express ne faisait pas la démonstration qu’elle était titulaire des marques, l’EUIPO considérant que l’opposant ne faisait pas la démonstration que le changement de nom avait été inscrit ou aurait été jugé recevable par l’office roumain des marques. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé cette position. 

La solution adoptée est particulièrement dure. En effet, une société qui change de dénomination sociale reste juridiquement la même personne. Il n’y a pas de transfert de titularité de la marque, qui fait partie du même patrimoine et appartient toujours à la même société. S’il apparaît normal qu’un opposant à l’enregistrement d’une marque fasse la démonstration du fait qu’il est titulaire de la marque sur laquelle il se base pour former cette opposition, cette preuve doit pouvoir être fournie par d’autres moyens, dans la mesure où le changement de dénomination doit être inscrit auprès du registre du commerce (ou son équivalent suivant les pays). 

Cette position extrêmement rigoureuse doit en toutes hypothèses inciter les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant leurs marques ou leurs titulaires, pour éviter ce type de déconvenues.

(CJUE, 8 septembre 2016, Aff. C-309/15P)

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