Modification d’un emballage et droit des marques

Quel est l’impact d’une modification d’emballage au regard de la question de l’épuisement des droits ?

En matière de marque il existe un principe dit de « l’épuisement des droits », consacré en droit français par l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle et au niveau communautaire par l’article 13 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne.  

Dans sa version actuelle il prévoit : « Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » 

Il existe toutefois une exception, prévue par l’alinéa 2 de cet article qui permet au titulaire de s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits sous sa marque, en cas de motifs légitimes et notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. 

Une modification de l’emballage peut-elle constituer un tel motif légitime ? Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), rendu le 17 mai 2018 (CJUE, 17 mai 2018, C-642/16), sur une question préjudicielle introduite par la Cour fédérale de justice allemande apporte une illustration. 

En l’espèce, une société allemande commercialise sous une marque lui appartenant des dispositifs médicaux (des pansements). Elle exporte ses produits vers l’Autriche. Une société autrichienne réimporte ces produits en Allemagne pour les y distribuer, après avoir apposé une étiquette comportant des informations sur la société autrichienne importatrice, un code barre et un numéro pharmacologique central. L’entreprise allemande engage une procédure afin de faire cesser la commercialisation des produits ainsi réimportés.  

La CJUE rappelle tout d’abord que le reconditionnement de produits affecte en soit l’objet spécifique de la marque, à savoir assurer la garantie de provenance des produits concerné, sans qu’il y ait lieu d’apprécier quels sont les effets concrets du reconditionnement opéré par l’importateur parallèle.  

En l’espèce elle relève toutefois que le conditionnement des produits n’a pas été modifié, la présentation de l’emballage original ayant seulement été modifiée par l’apposition d’une étiquette sur une partie vierge de l’emballage et en ne masquant pas la marque de la société allemande. Elle considère donc qu'il ne s’agit pas d’un reconditionnement et que la fonction de garantie d’origine de la marque n’est pas affectée par l’apposition de cette étiquette. Cela ne constitue donc pas un motif légitime de s’opposer à la commercialisation ultérieure du dispositif concerné.  

La théorie de l’épuisement des droits ne permet donc pas de recommercialiser des produits de tiers en modifiant l’emballage de ces derniers ou en portant atteinte à la fonction d’identification de la marque. A défaut, le titulaire de cette dernière pourrait s’opposer à cette recommercialisation. Il conviendra donc d’être prudents dans l’apposition d’étiquettes sur les produits ainsi recommercialisés.   

CJUE, 17 mai 2018, C-642/16