Opposition à une demande de marque : attention à présenter tous ses arguments dès le départ

L’absence d’effet dévolutif de l’appel contre les décisions du directeur de l’INPI oblige à écarter les éléments qui n’auraient pas été produits dès l’opposition.

Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque est formulée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), la publication de la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) ouvre un délai d’opposition de deux mois. Toute personne qui dispose d’une marque antérieure identique ou similaire, avec laquelle elle estime qu’il existe un risque de confusion, peut demander au directeur de l’INPI de refuser, totalement ou partiellement, l’enregistrement sollicité.

Le directeur de l’INPI se prononce sur l’opposition formulée après avoir reçu les arguments des deux parties. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant l’une des dix Cour d’appel compétentes en matière de marque, en fonction du lieu de résidence de la personne qui introduit le recours.

Ce recours présente toutefois des caractéristiques spécifiques. En effet, l’appel porte non pas sur une décision judiciaire de première instance, mais sur la décision d’une autorité administrative indépendante. La décision d’acceptation ou de refus d’enregistrement d’une marque est donc un acte administratif individuel. Les recours formés contre ce type d’actes sont usuellement de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif et non pas judiciaires. Toutefois, dans la mesure où les tribunaux judiciaires étaient déjà compétents pour les questions de nullité des marques, il avait été choisi de leur confier également l’examen des recours contre les décisions du directeur de l’INPI, afin d’éviter des contradictions entre les décisions des deux ordres.

Dès lors, le contrôle réalisé par la Cour d’appel porte uniquement sur la légalité de la décision rendue. La Cour d’appel n’a que le pouvoir de rejeter le recours ou d’annuler la décision soumise. Elle n’a absolument pas le pouvoir de donner des injonctions au directeur de l’INPI, ni de substituer à l’appréciation des faits réalisée par le directeur de l’INPI sa propre appréciation. Il s’agit donc d’un recours en annulation et non pas en réformation, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour d’appel de Paris (ex : CA Paris, 30 janv. 2002, n° 2001/17164). Le recours formé dans cette hypothèse n’a ainsi pas, contrairement aux recours contre des décisions judiciaires de première instance, d’effet dévolutif.

Cela a notamment pour conséquence pratique qu’il n’est pas possible de présenter devant la cour d’appel des éléments qui n’auraient pas été présentés au directeur de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition. Seuls les éléments présentés au directeur de l’INPI antérieurement à sa décision peuvent être examinés par la Cour d’appel. Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. com. 26 avril 2017, n° 15-25.417) vient illustrer à nouveau les conséquences attachées à cette spécificité.

En l’espèce, une société titulaire d’une marque s’est opposée à l’enregistrement d’une demande de marque postérieure, faisant valoir la notoriété de sa marque. Le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition et accepté l’enregistrement de la nouvelle marque. La Cour d’appel a rejeté le recours formulé par la société opposante, laquelle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la notoriété dans l’appréciation du risque de confusion entre les deux marques. La Cour de cassation saisie d’un pourvoi souligne « qu’aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n’étant annexée à l’acte d’opposition, la cour d’appel, saisie d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, n’était pas tenue d’examiner cet argument ». Cette décision est conforme à une jurisprudence bien établie.

Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant, en cas d’opposition à un dépôt de marque par un tiers, à bien viser l’ensemble des moyens et à fournir l’ensemble des éléments justificatifs dès le stade de l’opposition adressée au directeur de l’INPI, dans la mesure où des éléments complémentaires qui seraient ensuite produits devant la cour d’appel seront systématiquement rejetés. Se dire que l’on pourra toujours compléter les éléments fournis en appel en cas de besoin serait un mauvais calcul.